Package deals e sfruttamento di beni immateriali: l’incerta qualificazione delle royalties implicite

La progressiva affermazione degli asset immateriali quali principali driver della creazione del valore nelle imprese multinazionali ha reso sempre più frequenti strutture negoziali complesse, nelle quali la cessione di beni o la prestazione di servizi incorpora, in modo implicito, il riconoscimento del diritto di utilizzare beni immateriali. Tale fenomeno pone rilevanti questioni in ordine alla qualificazione reddituale dei corrispettivi corrisposti nelle operazioni transfrontaliere, nonché alla possibilità di individuare, all'interno di un corrispettivo unitario, una componente economicamente riconducibile a royalties implicite, con conseguenze dirette sull'applicazione delle ritenute alla fonte nei confronti di soggetti non residenti.

I package deals e il problema delle royalties implicite

Nella prassi dei gruppi multinazionali è sempre più frequente il ricorso a contratti unitari, comunemente definiti package deals, attraverso i quali le parti disciplinano un insieme di prestazioni economicamente integrate mediante la previsione di un corrispettivo unico e onnicomprensivo. Tali accordi non si limitano, infatti, alla semplice cessione di beni o alla prestazione di servizi, ma comprendono contestualmente la concessione del diritto di utilizzare brevetti, marchi, know-how o altri beni immateriali.

La natura composita di tali operazioni rende particolarmente complessa la qualificazione fiscale del corrispettivo pattuito. Se, sul piano negoziale, il contratto si presenta come un'unica operazione economica, sotto il profilo tributario le diverse prestazioni che lo compongono potrebbero essere soggette a regimi impositivi differenti. Ne deriva l'esigenza di verificare se il corrispettivo unitario debba essere considerato unitariamente oppure se sia possibile individuarne le singole componenti economiche, attribuendo a ciascuna di esse il trattamento fiscale corrispondente.

La questione assume particolare rilievo nelle operazioni transfrontaliere concluse tra società appartenenti al medesimo gruppo multinazionale. In tali ipotesi, infatti, il corrispettivo versato dall'impresa acquirente potrebbe remunerare, almeno in parte, il diritto di utilizzare beni immateriali detenuti dalla consociata estera, generando una embedded royalty. L'individuazione di tale componente, effettuata mediante l’applicazione dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, incide non solo ai fini transfer pricing, ma anche sulla qualificazione del reddito e, conseguentemente, sull'applicazione delle ritenute alla fonte previste per i canoni corrisposti a soggetti non residenti.

Tuttavia, l'ordinamento tributario italiano non contiene una disciplina specificamente dedicata alle embedded royalties, né individua criteri normativi volti a consentire la scomposizione dei corrispettivi unitari.

L'eventuale qualificazione di una parte del prezzo quale royalty deve, pertanto, essere ricavata attraverso l'applicazione delle disposizioni generali che regolano la tassazione dei canoni corrisposti a soggetti non residenti.

Sotto questo profilo assume rilievo l'art. 25, c. 4, del d.P.R. n. 600/1973, il quale prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte nella misura del 30% sui compensi corrisposti a soggetti non residenti per l'utilizzazione o la concessione in uso di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, e altri beni immateriali.

L'applicazione della disciplina domestica, tuttavia, deve essere coordinata con le fonti sovranazionali e convenzionali che, in presenza dei relativi presupposti, possono limitare o escludere il potere impositivo dello Stato della fonte. In primo luogo, nei rapporti tra società residenti in Stati membri UE trova applicazione la Direttiva “interessi-canoni”, recepita nell'ordinamento italiano dall'art. 26-quater del d.P.R. n. 600/1973. La Direttiva prevede, al ricorrere di specifiche condizioni, l'esenzione dall'applicazione delle ritenute alla fonte sui canoni corrisposti tra imprese associate.

Parimenti, occorre considerare le disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, generalmente modellate sull'art. 12 del Modello OCSE. Tali accordi attribuiscono allo Stato della fonte una potestà impositiva spesso limitata mediante l'applicazione di aliquote convenzionali ridotte.

Per i giudici tributari è fondamentale provare che il corrispettivo pattuito remuneri effettivamente lo sfruttamento di beni immateriali

Particolarmente significativa è la sentenza n. 2771/2019 della CTR Lombardia, relativa a una società italiana che acquistava semilavorati da una consociata estera, utilizzando contestualmente a titolo gratuito il marchio della capogruppo statunitense.

All'esito dell'attività istruttoria, l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che la gratuità della licenza fosse priva di giustificazione economica e che una parte del prezzo corrisposto per l'acquisto dei semilavorati costituisse, in realtà, il corrispettivo per lo sfruttamento del marchio e del know-how trasferito nell'ambito del rapporto contrattuale.

La CTR lombarda ha condiviso tale impostazione, valorizzando la sostanza economica dell'operazione rispetto alla sua qualificazione formale. In particolare, i giudici hanno osservato che il contratto presentava caratteristiche riconducibili a un rapporto di franchising piuttosto che a un ordinario accordo di distribuzione, poiché, oltre alla fornitura dei prodotti, consentiva alla società italiana di beneficiare del marchio e del know-how della capogruppo. In tale prospettiva, è stata ritenuta legittima la riqualificazione di una quota del corrispettivo come royalty implicita, pur in assenza di una specifica pattuizione contrattuale.

Pur confermando la pretesa tributaria, tuttavia, i giudici hanno escluso l'applicazione delle sanzioni amministrative, rilevando l'esistenza di un'obiettiva incertezza interpretativa, in quanto l'ordinamento italiano non contiene una disciplina espressa che consenta di individuare e tassare le royalties implicite, né esisteva, all'epoca dei fatti, un orientamento giurisprudenziale consolidato o una prassi amministrativa idonea a delimitare con sufficiente certezza i presupposti della riqualificazione.

Di segno opposto è la sentenza n. 7134/2017 della CTP di Milano. In tale fattispecie, l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che una stabile organizzazione italiana avrebbe dovuto assoggettare a ritenuta una quota del corrispettivo corrisposto alla propria casa madre svizzera, ritenendo che tale pagamento incorporasse una royalty per l'utilizzo del marchio detenuto dalla capogruppo del gruppo multinazionale.

I giudici hanno tuttavia respinto tale ricostruzione, evidenziando che il rapporto tra le società era riconducibile a un ordinario contratto di distribuzione e che il soggetto percettore del corrispettivo non era il titolare del marchio. È stato inoltre ribadito che incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza della componente reddituale qualificabile come royalty, non essendo sufficiente una ricostruzione fondata su mere presunzioni.

La decisione assume particolare interesse anche in relazione al ruolo delle OECD Transfer Pricing Guidelines. L'Amministrazione finanziaria aveva infatti fondato la propria pretesa sulle indicazioni fornite dalla versione del 2010 delle Linee guida OCSE, nella quale si ammetteva la possibilità di scorporare dal corrispettivo unitario la remunerazione riferibile allo sfruttamento di beni immateriali. Tuttavia, tale impostazione è stata significativamente ridimensionata dalla revisione delle linee guida del 2017, nella quale l'OCSE ha chiarito che i criteri elaborati ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento non possono essere automaticamente estesi alla qualificazione dei pagamenti come royalties ai fini convenzionali, né possono costituire, di per sé, il fondamento dell'applicazione delle ritenute alla fonte.

Nel complesso, la giurisprudenza di merito evidenzia come la riqualificazione di una parte del corrispettivo quale royalty implicita non possa fondarsi esclusivamente sulla struttura economica dell'operazione o sulle indicazioni elaborate in materia di transfer pricing, ma richieda un rigoroso accertamento della concreta volontà negoziale delle parti, del contenuto sostanziale del rapporto e dell'effettiva esistenza di una remunerazioneriferibile allo sfruttamento di beni immateriali.

I limiti sistematici all'imposizione delle royalties implicite nell'ordinamento italiano

L'assenza di una disciplina espressa costituisce il principale limite alla tassazione delle royalties implicite. L'ordinamento tributario italiano, infatti, non contiene disposizioni che consentano la scomposizione del corrispettivo unitario al fine di individuare una componente di royalty implicita, né la clausola generale antiabuso di cui all'art. 10-bis della legge n. 212/2000 appare idonea a supportare tale esercizio.

Ulteriore profilo critico riguarda il presupposto applicativo della ritenuta. Tanto l'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973 quanto il Modello OCSE richiedono l'effettiva corresponsione di un pagamento come condizione necessaria per l'assoggettamento a imposizione alla fonte. Una royalty implicita non soddisfa, almeno prima facie, tale requisito.

Anche laddove l'Amministrazione riuscisse a determinare, mediante le tecniche di transfer pricing, un corrispettivo figurativo da associare all'uso degli intangibles, tale componente non darebbe luogo a un effettivo pagamento, che è invece elemento decisivo per la contestazione della mancata applicazione della ritenuta.

Ne consegue che la mera presenza di beni immateriali nell'ambito di una transazione complessa non appare di per sé sufficiente a giustificare la riqualificazione di una quota del corrispettivo come canone, né il conseguente recupero della ritenuta non operata. Una simile conclusione richiede, invece, la dimostrazione dell'esistenza di un autonomo diritto di sfruttamento dell'attività immateriale e della riconducibilità a tale diritto di una specifica componente del corrispettivo.

In definitiva, gli orientamenti giurisprudenziali convergono nell'attribuire all'Amministrazione finanziaria un rigoroso onere probatorio, escludendo che la contestazione dell'omessa ritenuta possa fondarsi esclusivamente sulla natura composita dell'operazione o sui criteri elaborati in materia di transfer pricing.

In tale prospettiva, appare auspicabile un intervento legislativo volto a disciplinare espressamente i presupposti e i criteri per la scomposizione dei corrispettivi unitari e per l'individuazione delle eventuali componenti qualificabili come royalties implicite.

G.A. e D.R.